探析馳名商標(biāo)淡化及其除外情形_認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
2016-04-13 18:45:34 安裝信息網(wǎng)
相關(guān)鏈接： 北京安全網(wǎng) 北京質(zhì)量網(wǎng) 北京論文網(wǎng) 北京資訊網(wǎng)
論文摘要：我國雖然已經(jīng)引入了淡化理論，卻沒有對(duì)商標(biāo)淡化的適用對(duì)象作出明確的限制，也沒有規(guī)定商標(biāo)淡化的例外情形，本文認(rèn)為，淡化侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是：被淡化的對(duì)象是馳名商標(biāo)；淡化產(chǎn)生損害后果；侵權(quán)人的主觀過錯(cuò)推定責(zé)任以及侵權(quán)人商業(yè)性的使用商標(biāo)。淡化的除外情形包括：合理使用、滑稽模仿和在先使用。
論文關(guān)鍵詞：馳名商標(biāo)淡化,認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),除外情形
馳名商標(biāo)淡化，是指減損、削弱馳名商標(biāo)識(shí)別性和顯著性的行為，而不管馳名商標(biāo)所有人和使用人之間是否存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，或者存在混淆或誤解的可能性[1]。商標(biāo)淡化理論最早出現(xiàn)在1924年的德國案例，并在1924年以后在審判實(shí)踐中不斷被引用。后來，美國學(xué)者對(duì)這一問題的深入研究使商標(biāo)淡化理論逐漸成熟并很快波及到其他國家，各國紛紛研究和立法，一些國際條約也吸收了這一理論。中國于2001年修訂的《商標(biāo)法》第13條和2003年頒布的《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)條例》都有對(duì)商標(biāo)反淡化保護(hù)的體現(xiàn)，第三次修訂的商標(biāo)法修訂送審稿也在第19條對(duì)馳名商標(biāo)淡化進(jìn)行了規(guī)定。最高人民法院2009年出臺(tái)的《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第9條引入了商標(biāo)反淡化制度，順應(yīng)了國際發(fā)展趨勢(shì)。
上述法律、規(guī)章的規(guī)定，對(duì)我國馳名商標(biāo)的保護(hù)起到了應(yīng)有的作用，但是，這些并不意味著我國已經(jīng)確立起完善的馳名商標(biāo)淡化法律制度。反思我國的馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)制度，雖然已經(jīng)引入了淡化理論，卻沒有對(duì)商標(biāo)淡化的適用對(duì)象作出明確的限制，也沒有規(guī)定商標(biāo)淡化或商標(biāo)侵權(quán)的例外情形，這很可能造成我國馳名商標(biāo)使用的混亂局面。因此，確定商標(biāo)淡化的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，明確馳名商標(biāo)淡化的除外情形，對(duì)立法和司法實(shí)踐無疑都具有指導(dǎo)意義。
一、馳名商標(biāo)淡化的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
什么樣的行為才是馳名商標(biāo)淡化行為？適用什么部門法去規(guī)制這種行為？學(xué)界至今對(duì)此沒有達(dá)成共識(shí)，各個(gè)國家的立法和司法實(shí)踐也沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)。這給馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)帶了了操作上的難題。因此，明確馳名商標(biāo)淡化行為的判斷標(biāo)準(zhǔn)在理論和實(shí)踐上都有重大意義。但是就如同馳名商標(biāo)淡化的性質(zhì)一樣，從不同角度審視，馳名商標(biāo)淡化有不同的性質(zhì)。由于保護(hù)對(duì)象的不同，各個(gè)部門法上對(duì)馳名商標(biāo)淡化的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)也是不一樣的。由于馳名商標(biāo)淡化行為最根本的性質(zhì)是一種特殊的商標(biāo)侵權(quán)行為，所以下文僅探討馳名商標(biāo)淡化行為作為一種特殊的侵權(quán)行為，需要具備哪些要件，即馳名商標(biāo)淡化的構(gòu)成。
關(guān)于馳名商標(biāo)淡化的構(gòu)成要件即馳名商標(biāo)淡化的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)界眾說紛紜，尚未達(dá)成統(tǒng)一，有主張適用一般侵權(quán)行為的侵害行為、損害結(jié)果、因果關(guān)系和主觀過錯(cuò)的四要件說，也有學(xué)者認(rèn)為商標(biāo)淡化不是一般的商標(biāo)侵權(quán)行為，在界定的時(shí)候，只需要考察行為人有沒有實(shí)施淡化他人商標(biāo)的行為，該行為是否已經(jīng)或可能給商標(biāo)權(quán)人帶來損失這兩個(gè)要件就能認(rèn)定淡化行為成立與否。另有理論認(rèn)為應(yīng)從淡化行為、淡化行為可能或已經(jīng)帶來損害和行為人為商業(yè)目的使用來判斷是否為商標(biāo)淡化侵權(quán)。美國國會(huì)1995年通過的《聯(lián)邦商標(biāo)反淡化法》（FTDA）要求馳名商標(biāo)人尋求反淡化保護(hù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)證明：1）該商標(biāo)必須為馳名商標(biāo)；2)該商標(biāo)必須具有顯著性；3）他人必須商業(yè)性地使用了該商標(biāo)；4）使用行為必須發(fā)生在該馳名商標(biāo)后；5）該使用行為造成了馳名商標(biāo)顯著性的實(shí)際淡化[2]。
參考美國FTDA的規(guī)定以及我國有關(guān)學(xué)者的觀點(diǎn)、相關(guān)法律的規(guī)定，筆者認(rèn)為判斷淡化侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是：
1、被淡化的對(duì)象是馳名商標(biāo)
普通商標(biāo)由于沒有多少知名度，他人將與注冊(cè)商標(biāo)人相同或相似的商標(biāo)用于既不相同也不相似的商品或服務(wù)上，一般來講是不會(huì)在商品來源上造成混淆的，不會(huì)損害到商標(biāo)注冊(cè)人的利益，對(duì)淡化侵權(quán)人來說，不能依靠被淡化的商標(biāo)的知名度就意味著不能通過“搭便車”的方式獲得利潤和財(cái)富，也不值得實(shí)施淡化行為。所以普通商標(biāo)無所謂淡化問題。對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)，根據(jù)《巴黎公約》等國際條約的規(guī)定以及各國的立法和司法實(shí)踐，商標(biāo)所有人依然享有對(duì)未注冊(cè)的馳名商標(biāo)的合法權(quán)利，包括不被淡化。
2、淡化產(chǎn)生損害后果
雖然馳名商標(biāo)淡化作為侵害商標(biāo)權(quán)的一種形態(tài)，是一種民事侵權(quán)行為，但它卻具有和一般民事侵權(quán)責(zé)任不同的構(gòu)成要件，它并不要求行為人的行為必須對(duì)馳名商標(biāo)已經(jīng)造成實(shí)際淡化為要件，淡化間接地、逐漸削弱馳名商標(biāo)的識(shí)別性，對(duì)馳名商標(biāo)內(nèi)在價(jià)值慢慢侵蝕，使馳名商標(biāo)對(duì)消費(fèi)者的吸引力慢慢被削弱，并逐漸損害馳名商標(biāo)的價(jià)值，所以只要是因非商標(biāo)權(quán)利人的淡化行為使馳名商標(biāo)所有權(quán)人的商標(biāo)專有權(quán)和馳名商標(biāo)所承載的商譽(yù)受到侵害，即可認(rèn)定淡化產(chǎn)生損害后果。
3、侵權(quán)人的主觀過錯(cuò)推定責(zé)任
認(rèn)定淡化行為采用過錯(cuò)推定責(zé)任原則。行為人實(shí)施了淡化行為，不能證明自己沒有過錯(cuò)，就可推定其主觀上有過錯(cuò)，而不論其實(shí)施淡化行為時(shí)主觀上是否具有利用他人馳名商標(biāo)的企圖。即使商標(biāo)使用人對(duì)與馳名商標(biāo)近似的商標(biāo)的使用是出于善意的，即他不知道也不可能知道該馳名商標(biāo)的存在而使用，但是在客觀上卻帶來了該馳名商標(biāo)被淡化的可能性。如果僅僅因?yàn)樾袨槿耸巧埔饩筒粯?gòu)成侵權(quán)，則馳名商標(biāo)權(quán)人花費(fèi)了大量資金和精力創(chuàng)造的一筆巨大的無形財(cái)產(chǎn)的價(jià)值就可能被貶損，這有違公平、誠實(shí)信用的原則，也不符合知識(shí)產(chǎn)權(quán)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值理論[3]。因此，在這種情況下，應(yīng)當(dāng)容許馳名商標(biāo)所有人依據(jù)馳名商標(biāo)淡化侵權(quán)的原理進(jìn)行救濟(jì)。
4、侵權(quán)人客觀上商業(yè)性地使用了某一馳名商標(biāo)或標(biāo)識(shí)。
一般來說，淡化行為應(yīng)是以商業(yè)目的為前提的，在政治、公益活動(dòng)中使用馳名商標(biāo)為淡化的例外，比如在宣傳吸煙有害健康的公益廣告中涉及到某被認(rèn)定為馳名商標(biāo)的香煙，則不屬于對(duì)馳名商標(biāo)的淡化。
二、馳名商標(biāo)淡化的除外情形
馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)保護(hù)制度有其存在的合理性，但是，商標(biāo)權(quán)遠(yuǎn)非神圣不可侵犯，任何專有權(quán)都容易產(chǎn)生獨(dú)占侵向，商標(biāo)權(quán)作為一種專有性的權(quán)利當(dāng)然也不例外。尤其是反淡化保護(hù)制度擴(kuò)大了對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)，是一種相對(duì)的使“強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱”的制度，以致這種商標(biāo)獨(dú)占侵向在商標(biāo)反淡化保護(hù)制度下愈加明顯，近乎賦予了商標(biāo)權(quán)人一種類似于專利權(quán)和版權(quán)的絕對(duì)的壟斷權(quán)。因此，承認(rèn)馳名商標(biāo)淡化侵權(quán)，并不是將“淡化”的概念無限擴(kuò)張。為維持馳名商標(biāo)權(quán)人、使用人及社會(huì)公眾利益之間的平衡，在某些情況下，要對(duì)馳名商標(biāo)權(quán)進(jìn)行合理的限制，否則勢(shì)必導(dǎo)致對(duì)他人商標(biāo)權(quán)的絕對(duì)限制，從而抑制公平競(jìng)爭(zhēng)，走向壟斷。
一般來說，淡化行為應(yīng)是以商業(yè)目的為前提的，在政治、公益活動(dòng)中使用馳名商標(biāo)為淡化的例外，比如在宣傳吸煙有害健康的公益廣告中涉及到某被認(rèn)定為馳名商標(biāo)的香煙，則不屬于對(duì)馳名商標(biāo)的淡化。美國的《聯(lián)邦商標(biāo)反淡化法》明確規(guī)定了三種不得提起淡化訴訟的情況：合理使用、非商業(yè)性的使用、各種形式的新聞報(bào)道或新聞評(píng)論中的使用。結(jié)合我國的實(shí)際情況，筆者以為，淡化的除外情況主要有以下幾種：
1、合理使用
合理使用是商標(biāo)權(quán)限制的核心內(nèi)容，是指在某些情況下，“他人善意使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或類似的標(biāo)記，不會(huì)引起混淆或誤認(rèn)，就不構(gòu)成對(duì)商標(biāo)權(quán)的侵犯，商標(biāo)權(quán)人不能以商標(biāo)專用權(quán)排出他人的這種使用。”雖然馳名商標(biāo)和普通商標(biāo)所擁有的權(quán)利不能完全重合，但是前者由于是在后者的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，所以也具備商標(biāo)的大多數(shù)基本屬性，其中也包括合理使用，因?yàn)檫@并不涉及到馳名商標(biāo)的特殊性質(zhì)[4]。
馳名商標(biāo)的合理使用主要包括以下三種情況：
(1)敘述性使用
對(duì)馳名商標(biāo)的敘述性使用是指使用與馳名商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)作為對(duì)商品的特征或性質(zhì)的標(biāo)注，特別是對(duì)其種類、品質(zhì)、用途、價(jià)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)時(shí)間或提供方式的標(biāo)注[5]。也就是說在馳名商標(biāo)必須被用于識(shí)別個(gè)人或一種商品的情況下，反商標(biāo)淡化法對(duì)其不發(fā)生效力。比如某企業(yè)在對(duì)自己銷售的服務(wù)作廣告時(shí)說“將給用戶以‘海爾’式的服務(wù)”，在這里，該企業(yè)使用“海爾”商標(biāo)是為了說明自己的產(chǎn)品以及服務(wù)的一種特點(diǎn)，不能認(rèn)定為對(duì)海爾商標(biāo)的淡化。但是無論在何種情況下使用馳名商標(biāo)，行為人的行為必須是善意的。
(2)指示性使用
允許指示性使用主要是從顧及一般公眾了解與產(chǎn)品有關(guān)的真實(shí)信息的角度對(duì)馳名商標(biāo)權(quán)作出的限制，美國霍爾姆斯法官也曾指出：“商標(biāo)權(quán)只是在于阻止他人將他的商品當(dāng)成權(quán)利人的商品出售，如果商標(biāo)使用時(shí)只是為了告之真相而并不是要欺騙公眾，我們看不出為何要加以禁止。商標(biāo)不是禁忌。”[6]因此，為了標(biāo)示商品或服務(wù)的用途，尤其是作為零配件所必需時(shí)，可以使用該馳名商標(biāo)。例如英特爾公司允許電腦生產(chǎn)商在機(jī)身上標(biāo)注“intelinside”，服裝廠商在其成衣上注明該服裝是用含有“萊卡”的面料制成就是出于對(duì)杜邦公司“萊卡”（lycra）商標(biāo)的合理使用。當(dāng)然，指示性使用必須符合工商業(yè)誠實(shí)慣例，不得利用合理使用的名義，故意突出與他人商標(biāo)相同或者近似的服務(wù)。
(3)非商業(yè)性使用
非商業(yè)性使用馳名商標(biāo)最常見的就是在各類新聞報(bào)道、新聞評(píng)論中對(duì)馳名商標(biāo)的引用。新聞報(bào)道和新聞評(píng)論是人們行使言論自由的重要工具，對(duì)馳名商標(biāo)的特殊保護(hù)不能成為妨礙新聞自由的工具。因此只要新聞報(bào)道和評(píng)論對(duì)馳名商標(biāo)的描述和引用是客觀公正的，沒有做虛假陳述，詆毀、誹謗馳名商標(biāo)，人們就有權(quán)通過新聞的方式對(duì)馳名商標(biāo)加以引用、評(píng)論。
在字典等參考書中使用。在字典等參考書中使用馳名商標(biāo)，不是商業(yè)意義上的使用，不會(huì)構(gòu)成馳名商標(biāo)淡化。但是如果在字典、教科書中將他人的馳名商標(biāo)解釋為商品的通用名稱，將會(huì)損害和淡化馳名商標(biāo)。如在字典中將“SONY”定義為隨聲聽，將“百度”定義為搜索引擎等。為防止這種情況，一些國家的商標(biāo)法專門規(guī)定了對(duì)商標(biāo)的編用。如《歐洲共同體商標(biāo)條例》第10條規(guī)定，如果共同體商標(biāo)編入詞典、百科全書或類似參考書，給人的印象好像該商標(biāo)成為某商品或服務(wù)的通用名稱，出版社應(yīng)該根據(jù)提供商標(biāo)所有人的要求，保證至少在最近出版時(shí)，注明該詞為商標(biāo)。
其他非商業(yè)性的使用，比如公益宣傳、政治活動(dòng)中公正的使用馳名商標(biāo)，都不能認(rèn)定為對(duì)馳名商標(biāo)的淡化。
2、滑稽模仿
滑稽模仿是一種社會(huì)評(píng)論或批判的形式，其歷史至少可以追溯到古希臘。美國法院將滑稽模仿定義為“作者利用他人作品中一些因素創(chuàng)作出來的新作品，該作品至少部分對(duì)他人的作品進(jìn)行了評(píng)論”，認(rèn)為認(rèn)定滑稽模仿的關(guān)鍵之處在于它是否進(jìn)行了轉(zhuǎn)化，如果“增加了一些新東西，具有更深的目的或不同的特征，用新表達(dá)、含義或信息改變了前作品”，就構(gòu)成滑稽模仿。
馳名商標(biāo)作為社會(huì)文化中的一部分，經(jīng)常成為被幽默或諷刺的對(duì)象。在對(duì)馳名商標(biāo)的滑稽模仿中，因?yàn)樗仨毮７埋Y名商標(biāo)，有可能造成兩者的混淆，而且滑稽模仿極有可能對(duì)馳名商標(biāo)的社會(huì)形象或聲譽(yù)造成不良影響，從而構(gòu)成商標(biāo)淡化。盡管如此，很多國家的法律認(rèn)為滑稽模仿仍然是商標(biāo)侵權(quán)行之有效的抗辯理由。因?yàn)樯虡?biāo)并不是一般意義上的財(cái)產(chǎn)，它不能限制為思想交流或觀點(diǎn)表達(dá)而擅自使用商標(biāo)的行為。即便是令人不快的滑稽模仿也能傳遞某種信息，這種信息可能僅僅是我們不需要對(duì)企業(yè)或產(chǎn)品的形象過于當(dāng)真，它告訴我們可以自由地嘲弄與某個(gè)符號(hào)相連的圖像。否定滑稽模仿者對(duì)我們?nèi)粘Ｉ罹o密相關(guān)地符號(hào)和姓名進(jìn)行取樂的機(jī)會(huì)，將嚴(yán)重地剝奪受保護(hù)的言論自由形式。但是需要注意的是，這種滑稽模仿一定不是用于產(chǎn)品的廣告、標(biāo)志或產(chǎn)品來源的識(shí)別，否則，將構(gòu)成對(duì)馳名商標(biāo)的淡化[7]。
3、在先使用
法律對(duì)一般商標(biāo)的保護(hù)只限于注冊(cè)的商品，在不相同或不相類似的商品或服務(wù)上使用相同或者近似的商標(biāo)的，不夠成侵權(quán)，但是商標(biāo)一旦具有馳名性，根據(jù)反淡化法的理論，法律對(duì)它的保護(hù)就擴(kuò)展到跨類商品，在這種情況下，在不相同或不相類似的商品或服務(wù)上使用相同或者近似的商標(biāo)的，就產(chǎn)生沖突，對(duì)此，根據(jù)利益平衡原則，原商標(biāo)使用人有權(quán)繼續(xù)在原商品或者服務(wù)上使用該商標(biāo)。馳名商標(biāo)權(quán)人要獲得近乎于壟斷的專有權(quán)，不能依據(jù)反淡化理論訴求法律的救濟(jì)。在先使用主要是未注冊(cè)馳名商標(biāo)的抗辯事由。
構(gòu)成對(duì)馳名商標(biāo)的在先使用需具備的條件有：
(1)在馳名商標(biāo)具備馳名性之前，就已經(jīng)有使用的事實(shí)
這是對(duì)使用人的使用時(shí)間的要求，如果不具備這一條件，就沒有"在先使用"，也無法產(chǎn)生在先使用權(quán)，并以此作為馳名商標(biāo)淡化的抗辯事由。需要注意的是，使用不僅限于現(xiàn)有使用人的使用，如果曾經(jīng)發(fā)生過業(yè)務(wù)承繼關(guān)系的，現(xiàn)有使用人作為承繼人的使用當(dāng)然能作為本條件中的使用。被承繼人先前的使用應(yīng)當(dāng)視為現(xiàn)有使用人的使用。換言之，在先使用商標(biāo)的使用時(shí)間以該商標(biāo)首次商業(yè)使用的時(shí)間為準(zhǔn)。
(2)在先使用的商標(biāo)與馳名商標(biāo)相同或者近似，且在不相同和不類似的商品或服務(wù)上使用。并且，在先使用人必須在其商品上或服務(wù)上連續(xù)使用該商標(biāo)。所謂連續(xù)使用，就是指在先使用人在其商品或服務(wù)上連續(xù)不中斷地使用該商標(biāo)。如果在先使用人在馳名商標(biāo)被認(rèn)定之前曾有使用事實(shí)，但無正當(dāng)理由而中斷使用的，不得繼續(xù)使用該商標(biāo)。理由在于：第一，商標(biāo)在先使用權(quán)作為注冊(cè)原則的例外，是為了保護(hù)在先使用人的利益，如果在先使用人的使用已經(jīng)中斷，其就該商標(biāo)不再享有任何利益，自無保護(hù)的必要。第二，如果只是曾有使用事實(shí)，在先使用人在他人商標(biāo)注冊(cè)后仍可以重新使用，將會(huì)從根本上動(dòng)搖商標(biāo)注冊(cè)制度，不利于保護(hù)商標(biāo)注冊(cè)人的利益。第三，在使用中斷后允許重新使用，不利于維護(hù)正常的公平競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和維護(hù)消費(fèi)者的利益。所謂正當(dāng)理由，是指非因使用人主觀上的原因中斷使用。若有正當(dāng)理由中斷使用的，不視為缺乏連續(xù)使用這一條件。如在先使用商標(biāo)所使用的商品為季節(jié)性造成商標(biāo)中止使用。
如果具備上述條件，在先使用人有權(quán)繼續(xù)使用該商標(biāo)，而不構(gòu)成對(duì)馳名商標(biāo)的侵害，但是該使用權(quán)的范圍、使用方式等必須受到限制，唯此才能平衡在先使用人和馳名商標(biāo)所有人之間的利益，穩(wěn)定公平競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和保護(hù)消費(fèi)者利益。
首先，在先使用權(quán)的范圍包括兩個(gè)方面：第一，就近似商標(biāo)而言，在先使用人不得改變?cè)虡?biāo)圖樣使之更近似于馳名商標(biāo)。如果在先使用人改變?cè)虡?biāo)圖樣使之更加有別于馳名商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)允許并鼓勵(lì)此種改變。第二，就使用商品或者服務(wù)而言，在先使用人只能在原使用商品或者服務(wù)上繼續(xù)使用，不得擴(kuò)大使用商品或者服務(wù)的范圍。
當(dāng)然，為了保護(hù)消費(fèi)者利益，防止消費(fèi)者發(fā)生商品或者服務(wù)來源的混淆，馳名商標(biāo)權(quán)利人有權(quán)要求在先使用人在使用其商標(biāo)時(shí)，加上適當(dāng)?shù)臉?biāo)示以有別于馳名商標(biāo)。如果不能加上適當(dāng)標(biāo)示，在先使用人不得繼續(xù)使用其商標(biāo)。其中，所謂"適當(dāng)"要求所加標(biāo)示使在先使用商標(biāo)足以與馳名商標(biāo)相區(qū)分；"適當(dāng)?shù)臉?biāo)示"包括在先使用人的字號(hào)、所處地域的名稱等。但是加上適當(dāng)標(biāo)示所形成的區(qū)別不要求使在先使用的商標(biāo)與馳名商標(biāo)達(dá)到互不近似的程度。
注釋：
[1]井濤，陸周莉.論馳名商標(biāo)的反淡化保護(hù)[J].法學(xué)，1998（5）：25
[2]張廣良.知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)民事救濟(jì)[M].北京:法律出版社，2003：90
[3]馮曉青.企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略[M].北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2000:22
[4]王瀚.論馳名商標(biāo)保護(hù)中的權(quán)利濫用[J].法制與經(jīng)濟(jì).2006,4:27-28
[5]卞耀武.當(dāng)代外國商標(biāo)法[M].北京:人民法院出版社.2003:200
[6]黃暉.商標(biāo)法[M].北京:法律出版社.2004：170
[7]鄧宏光.論商標(biāo)權(quán)與言論自由的沖突[J].內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué).2006,1:39
論文關(guān)鍵詞：馳名商標(biāo)淡化,認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),除外情形
馳名商標(biāo)淡化，是指減損、削弱馳名商標(biāo)識(shí)別性和顯著性的行為，而不管馳名商標(biāo)所有人和使用人之間是否存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，或者存在混淆或誤解的可能性[1]。商標(biāo)淡化理論最早出現(xiàn)在1924年的德國案例，并在1924年以后在審判實(shí)踐中不斷被引用。后來，美國學(xué)者對(duì)這一問題的深入研究使商標(biāo)淡化理論逐漸成熟并很快波及到其他國家，各國紛紛研究和立法，一些國際條約也吸收了這一理論。中國于2001年修訂的《商標(biāo)法》第13條和2003年頒布的《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)條例》都有對(duì)商標(biāo)反淡化保護(hù)的體現(xiàn)，第三次修訂的商標(biāo)法修訂送審稿也在第19條對(duì)馳名商標(biāo)淡化進(jìn)行了規(guī)定。最高人民法院2009年出臺(tái)的《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第9條引入了商標(biāo)反淡化制度，順應(yīng)了國際發(fā)展趨勢(shì)。
上述法律、規(guī)章的規(guī)定，對(duì)我國馳名商標(biāo)的保護(hù)起到了應(yīng)有的作用，但是，這些并不意味著我國已經(jīng)確立起完善的馳名商標(biāo)淡化法律制度。反思我國的馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)制度，雖然已經(jīng)引入了淡化理論，卻沒有對(duì)商標(biāo)淡化的適用對(duì)象作出明確的限制，也沒有規(guī)定商標(biāo)淡化或商標(biāo)侵權(quán)的例外情形，這很可能造成我國馳名商標(biāo)使用的混亂局面。因此，確定商標(biāo)淡化的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，明確馳名商標(biāo)淡化的除外情形，對(duì)立法和司法實(shí)踐無疑都具有指導(dǎo)意義。
一、馳名商標(biāo)淡化的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
什么樣的行為才是馳名商標(biāo)淡化行為？適用什么部門法去規(guī)制這種行為？學(xué)界至今對(duì)此沒有達(dá)成共識(shí)，各個(gè)國家的立法和司法實(shí)踐也沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)。這給馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)帶了了操作上的難題。因此，明確馳名商標(biāo)淡化行為的判斷標(biāo)準(zhǔn)在理論和實(shí)踐上都有重大意義。但是就如同馳名商標(biāo)淡化的性質(zhì)一樣，從不同角度審視，馳名商標(biāo)淡化有不同的性質(zhì)。由于保護(hù)對(duì)象的不同，各個(gè)部門法上對(duì)馳名商標(biāo)淡化的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)也是不一樣的。由于馳名商標(biāo)淡化行為最根本的性質(zhì)是一種特殊的商標(biāo)侵權(quán)行為，所以下文僅探討馳名商標(biāo)淡化行為作為一種特殊的侵權(quán)行為，需要具備哪些要件，即馳名商標(biāo)淡化的構(gòu)成。
關(guān)于馳名商標(biāo)淡化的構(gòu)成要件即馳名商標(biāo)淡化的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)界眾說紛紜，尚未達(dá)成統(tǒng)一，有主張適用一般侵權(quán)行為的侵害行為、損害結(jié)果、因果關(guān)系和主觀過錯(cuò)的四要件說，也有學(xué)者認(rèn)為商標(biāo)淡化不是一般的商標(biāo)侵權(quán)行為，在界定的時(shí)候，只需要考察行為人有沒有實(shí)施淡化他人商標(biāo)的行為，該行為是否已經(jīng)或可能給商標(biāo)權(quán)人帶來損失這兩個(gè)要件就能認(rèn)定淡化行為成立與否。另有理論認(rèn)為應(yīng)從淡化行為、淡化行為可能或已經(jīng)帶來損害和行為人為商業(yè)目的使用來判斷是否為商標(biāo)淡化侵權(quán)。美國國會(huì)1995年通過的《聯(lián)邦商標(biāo)反淡化法》（FTDA）要求馳名商標(biāo)人尋求反淡化保護(hù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)證明：1）該商標(biāo)必須為馳名商標(biāo)；2)該商標(biāo)必須具有顯著性；3）他人必須商業(yè)性地使用了該商標(biāo)；4）使用行為必須發(fā)生在該馳名商標(biāo)后；5）該使用行為造成了馳名商標(biāo)顯著性的實(shí)際淡化[2]。
參考美國FTDA的規(guī)定以及我國有關(guān)學(xué)者的觀點(diǎn)、相關(guān)法律的規(guī)定，筆者認(rèn)為判斷淡化侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是：
1、被淡化的對(duì)象是馳名商標(biāo)
普通商標(biāo)由于沒有多少知名度，他人將與注冊(cè)商標(biāo)人相同或相似的商標(biāo)用于既不相同也不相似的商品或服務(wù)上，一般來講是不會(huì)在商品來源上造成混淆的，不會(huì)損害到商標(biāo)注冊(cè)人的利益，對(duì)淡化侵權(quán)人來說，不能依靠被淡化的商標(biāo)的知名度就意味著不能通過“搭便車”的方式獲得利潤和財(cái)富，也不值得實(shí)施淡化行為。所以普通商標(biāo)無所謂淡化問題。對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)，根據(jù)《巴黎公約》等國際條約的規(guī)定以及各國的立法和司法實(shí)踐，商標(biāo)所有人依然享有對(duì)未注冊(cè)的馳名商標(biāo)的合法權(quán)利，包括不被淡化。
2、淡化產(chǎn)生損害后果
雖然馳名商標(biāo)淡化作為侵害商標(biāo)權(quán)的一種形態(tài)，是一種民事侵權(quán)行為，但它卻具有和一般民事侵權(quán)責(zé)任不同的構(gòu)成要件，它并不要求行為人的行為必須對(duì)馳名商標(biāo)已經(jīng)造成實(shí)際淡化為要件，淡化間接地、逐漸削弱馳名商標(biāo)的識(shí)別性，對(duì)馳名商標(biāo)內(nèi)在價(jià)值慢慢侵蝕，使馳名商標(biāo)對(duì)消費(fèi)者的吸引力慢慢被削弱，并逐漸損害馳名商標(biāo)的價(jià)值，所以只要是因非商標(biāo)權(quán)利人的淡化行為使馳名商標(biāo)所有權(quán)人的商標(biāo)專有權(quán)和馳名商標(biāo)所承載的商譽(yù)受到侵害，即可認(rèn)定淡化產(chǎn)生損害后果。
3、侵權(quán)人的主觀過錯(cuò)推定責(zé)任
認(rèn)定淡化行為采用過錯(cuò)推定責(zé)任原則。行為人實(shí)施了淡化行為，不能證明自己沒有過錯(cuò)，就可推定其主觀上有過錯(cuò)，而不論其實(shí)施淡化行為時(shí)主觀上是否具有利用他人馳名商標(biāo)的企圖。即使商標(biāo)使用人對(duì)與馳名商標(biāo)近似的商標(biāo)的使用是出于善意的，即他不知道也不可能知道該馳名商標(biāo)的存在而使用，但是在客觀上卻帶來了該馳名商標(biāo)被淡化的可能性。如果僅僅因?yàn)樾袨槿耸巧埔饩筒粯?gòu)成侵權(quán)，則馳名商標(biāo)權(quán)人花費(fèi)了大量資金和精力創(chuàng)造的一筆巨大的無形財(cái)產(chǎn)的價(jià)值就可能被貶損，這有違公平、誠實(shí)信用的原則，也不符合知識(shí)產(chǎn)權(quán)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值理論[3]。因此，在這種情況下，應(yīng)當(dāng)容許馳名商標(biāo)所有人依據(jù)馳名商標(biāo)淡化侵權(quán)的原理進(jìn)行救濟(jì)。
4、侵權(quán)人客觀上商業(yè)性地使用了某一馳名商標(biāo)或標(biāo)識(shí)。
一般來說，淡化行為應(yīng)是以商業(yè)目的為前提的，在政治、公益活動(dòng)中使用馳名商標(biāo)為淡化的例外，比如在宣傳吸煙有害健康的公益廣告中涉及到某被認(rèn)定為馳名商標(biāo)的香煙，則不屬于對(duì)馳名商標(biāo)的淡化。
二、馳名商標(biāo)淡化的除外情形
馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)保護(hù)制度有其存在的合理性，但是，商標(biāo)權(quán)遠(yuǎn)非神圣不可侵犯，任何專有權(quán)都容易產(chǎn)生獨(dú)占侵向，商標(biāo)權(quán)作為一種專有性的權(quán)利當(dāng)然也不例外。尤其是反淡化保護(hù)制度擴(kuò)大了對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)，是一種相對(duì)的使“強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱”的制度，以致這種商標(biāo)獨(dú)占侵向在商標(biāo)反淡化保護(hù)制度下愈加明顯，近乎賦予了商標(biāo)權(quán)人一種類似于專利權(quán)和版權(quán)的絕對(duì)的壟斷權(quán)。因此，承認(rèn)馳名商標(biāo)淡化侵權(quán)，并不是將“淡化”的概念無限擴(kuò)張。為維持馳名商標(biāo)權(quán)人、使用人及社會(huì)公眾利益之間的平衡，在某些情況下，要對(duì)馳名商標(biāo)權(quán)進(jìn)行合理的限制，否則勢(shì)必導(dǎo)致對(duì)他人商標(biāo)權(quán)的絕對(duì)限制，從而抑制公平競(jìng)爭(zhēng)，走向壟斷。
一般來說，淡化行為應(yīng)是以商業(yè)目的為前提的，在政治、公益活動(dòng)中使用馳名商標(biāo)為淡化的例外，比如在宣傳吸煙有害健康的公益廣告中涉及到某被認(rèn)定為馳名商標(biāo)的香煙，則不屬于對(duì)馳名商標(biāo)的淡化。美國的《聯(lián)邦商標(biāo)反淡化法》明確規(guī)定了三種不得提起淡化訴訟的情況：合理使用、非商業(yè)性的使用、各種形式的新聞報(bào)道或新聞評(píng)論中的使用。結(jié)合我國的實(shí)際情況，筆者以為，淡化的除外情況主要有以下幾種：
1、合理使用
合理使用是商標(biāo)權(quán)限制的核心內(nèi)容，是指在某些情況下，“他人善意使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或類似的標(biāo)記，不會(huì)引起混淆或誤認(rèn)，就不構(gòu)成對(duì)商標(biāo)權(quán)的侵犯，商標(biāo)權(quán)人不能以商標(biāo)專用權(quán)排出他人的這種使用。”雖然馳名商標(biāo)和普通商標(biāo)所擁有的權(quán)利不能完全重合，但是前者由于是在后者的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，所以也具備商標(biāo)的大多數(shù)基本屬性，其中也包括合理使用，因?yàn)檫@并不涉及到馳名商標(biāo)的特殊性質(zhì)[4]。
馳名商標(biāo)的合理使用主要包括以下三種情況：
(1)敘述性使用
對(duì)馳名商標(biāo)的敘述性使用是指使用與馳名商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)作為對(duì)商品的特征或性質(zhì)的標(biāo)注，特別是對(duì)其種類、品質(zhì)、用途、價(jià)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)時(shí)間或提供方式的標(biāo)注[5]。也就是說在馳名商標(biāo)必須被用于識(shí)別個(gè)人或一種商品的情況下，反商標(biāo)淡化法對(duì)其不發(fā)生效力。比如某企業(yè)在對(duì)自己銷售的服務(wù)作廣告時(shí)說“將給用戶以‘海爾’式的服務(wù)”，在這里，該企業(yè)使用“海爾”商標(biāo)是為了說明自己的產(chǎn)品以及服務(wù)的一種特點(diǎn)，不能認(rèn)定為對(duì)海爾商標(biāo)的淡化。但是無論在何種情況下使用馳名商標(biāo)，行為人的行為必須是善意的。
(2)指示性使用
允許指示性使用主要是從顧及一般公眾了解與產(chǎn)品有關(guān)的真實(shí)信息的角度對(duì)馳名商標(biāo)權(quán)作出的限制，美國霍爾姆斯法官也曾指出：“商標(biāo)權(quán)只是在于阻止他人將他的商品當(dāng)成權(quán)利人的商品出售，如果商標(biāo)使用時(shí)只是為了告之真相而并不是要欺騙公眾，我們看不出為何要加以禁止。商標(biāo)不是禁忌。”[6]因此，為了標(biāo)示商品或服務(wù)的用途，尤其是作為零配件所必需時(shí)，可以使用該馳名商標(biāo)。例如英特爾公司允許電腦生產(chǎn)商在機(jī)身上標(biāo)注“intelinside”，服裝廠商在其成衣上注明該服裝是用含有“萊卡”的面料制成就是出于對(duì)杜邦公司“萊卡”（lycra）商標(biāo)的合理使用。當(dāng)然，指示性使用必須符合工商業(yè)誠實(shí)慣例，不得利用合理使用的名義，故意突出與他人商標(biāo)相同或者近似的服務(wù)。
(3)非商業(yè)性使用
非商業(yè)性使用馳名商標(biāo)最常見的就是在各類新聞報(bào)道、新聞評(píng)論中對(duì)馳名商標(biāo)的引用。新聞報(bào)道和新聞評(píng)論是人們行使言論自由的重要工具，對(duì)馳名商標(biāo)的特殊保護(hù)不能成為妨礙新聞自由的工具。因此只要新聞報(bào)道和評(píng)論對(duì)馳名商標(biāo)的描述和引用是客觀公正的，沒有做虛假陳述，詆毀、誹謗馳名商標(biāo)，人們就有權(quán)通過新聞的方式對(duì)馳名商標(biāo)加以引用、評(píng)論。
在字典等參考書中使用。在字典等參考書中使用馳名商標(biāo)，不是商業(yè)意義上的使用，不會(huì)構(gòu)成馳名商標(biāo)淡化。但是如果在字典、教科書中將他人的馳名商標(biāo)解釋為商品的通用名稱，將會(huì)損害和淡化馳名商標(biāo)。如在字典中將“SONY”定義為隨聲聽，將“百度”定義為搜索引擎等。為防止這種情況，一些國家的商標(biāo)法專門規(guī)定了對(duì)商標(biāo)的編用。如《歐洲共同體商標(biāo)條例》第10條規(guī)定，如果共同體商標(biāo)編入詞典、百科全書或類似參考書，給人的印象好像該商標(biāo)成為某商品或服務(wù)的通用名稱，出版社應(yīng)該根據(jù)提供商標(biāo)所有人的要求，保證至少在最近出版時(shí)，注明該詞為商標(biāo)。
其他非商業(yè)性的使用，比如公益宣傳、政治活動(dòng)中公正的使用馳名商標(biāo)，都不能認(rèn)定為對(duì)馳名商標(biāo)的淡化。
2、滑稽模仿
滑稽模仿是一種社會(huì)評(píng)論或批判的形式，其歷史至少可以追溯到古希臘。美國法院將滑稽模仿定義為“作者利用他人作品中一些因素創(chuàng)作出來的新作品，該作品至少部分對(duì)他人的作品進(jìn)行了評(píng)論”，認(rèn)為認(rèn)定滑稽模仿的關(guān)鍵之處在于它是否進(jìn)行了轉(zhuǎn)化，如果“增加了一些新東西，具有更深的目的或不同的特征，用新表達(dá)、含義或信息改變了前作品”，就構(gòu)成滑稽模仿。
馳名商標(biāo)作為社會(huì)文化中的一部分，經(jīng)常成為被幽默或諷刺的對(duì)象。在對(duì)馳名商標(biāo)的滑稽模仿中，因?yàn)樗仨毮７埋Y名商標(biāo)，有可能造成兩者的混淆，而且滑稽模仿極有可能對(duì)馳名商標(biāo)的社會(huì)形象或聲譽(yù)造成不良影響，從而構(gòu)成商標(biāo)淡化。盡管如此，很多國家的法律認(rèn)為滑稽模仿仍然是商標(biāo)侵權(quán)行之有效的抗辯理由。因?yàn)樯虡?biāo)并不是一般意義上的財(cái)產(chǎn)，它不能限制為思想交流或觀點(diǎn)表達(dá)而擅自使用商標(biāo)的行為。即便是令人不快的滑稽模仿也能傳遞某種信息，這種信息可能僅僅是我們不需要對(duì)企業(yè)或產(chǎn)品的形象過于當(dāng)真，它告訴我們可以自由地嘲弄與某個(gè)符號(hào)相連的圖像。否定滑稽模仿者對(duì)我們?nèi)粘Ｉ罹o密相關(guān)地符號(hào)和姓名進(jìn)行取樂的機(jī)會(huì)，將嚴(yán)重地剝奪受保護(hù)的言論自由形式。但是需要注意的是，這種滑稽模仿一定不是用于產(chǎn)品的廣告、標(biāo)志或產(chǎn)品來源的識(shí)別，否則，將構(gòu)成對(duì)馳名商標(biāo)的淡化[7]。
3、在先使用
法律對(duì)一般商標(biāo)的保護(hù)只限于注冊(cè)的商品，在不相同或不相類似的商品或服務(wù)上使用相同或者近似的商標(biāo)的，不夠成侵權(quán)，但是商標(biāo)一旦具有馳名性，根據(jù)反淡化法的理論，法律對(duì)它的保護(hù)就擴(kuò)展到跨類商品，在這種情況下，在不相同或不相類似的商品或服務(wù)上使用相同或者近似的商標(biāo)的，就產(chǎn)生沖突，對(duì)此，根據(jù)利益平衡原則，原商標(biāo)使用人有權(quán)繼續(xù)在原商品或者服務(wù)上使用該商標(biāo)。馳名商標(biāo)權(quán)人要獲得近乎于壟斷的專有權(quán)，不能依據(jù)反淡化理論訴求法律的救濟(jì)。在先使用主要是未注冊(cè)馳名商標(biāo)的抗辯事由。
構(gòu)成對(duì)馳名商標(biāo)的在先使用需具備的條件有：
(1)在馳名商標(biāo)具備馳名性之前，就已經(jīng)有使用的事實(shí)
這是對(duì)使用人的使用時(shí)間的要求，如果不具備這一條件，就沒有"在先使用"，也無法產(chǎn)生在先使用權(quán)，并以此作為馳名商標(biāo)淡化的抗辯事由。需要注意的是，使用不僅限于現(xiàn)有使用人的使用，如果曾經(jīng)發(fā)生過業(yè)務(wù)承繼關(guān)系的，現(xiàn)有使用人作為承繼人的使用當(dāng)然能作為本條件中的使用。被承繼人先前的使用應(yīng)當(dāng)視為現(xiàn)有使用人的使用。換言之，在先使用商標(biāo)的使用時(shí)間以該商標(biāo)首次商業(yè)使用的時(shí)間為準(zhǔn)。
(2)在先使用的商標(biāo)與馳名商標(biāo)相同或者近似，且在不相同和不類似的商品或服務(wù)上使用。并且，在先使用人必須在其商品上或服務(wù)上連續(xù)使用該商標(biāo)。所謂連續(xù)使用，就是指在先使用人在其商品或服務(wù)上連續(xù)不中斷地使用該商標(biāo)。如果在先使用人在馳名商標(biāo)被認(rèn)定之前曾有使用事實(shí)，但無正當(dāng)理由而中斷使用的，不得繼續(xù)使用該商標(biāo)。理由在于：第一，商標(biāo)在先使用權(quán)作為注冊(cè)原則的例外，是為了保護(hù)在先使用人的利益，如果在先使用人的使用已經(jīng)中斷，其就該商標(biāo)不再享有任何利益，自無保護(hù)的必要。第二，如果只是曾有使用事實(shí)，在先使用人在他人商標(biāo)注冊(cè)后仍可以重新使用，將會(huì)從根本上動(dòng)搖商標(biāo)注冊(cè)制度，不利于保護(hù)商標(biāo)注冊(cè)人的利益。第三，在使用中斷后允許重新使用，不利于維護(hù)正常的公平競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和維護(hù)消費(fèi)者的利益。所謂正當(dāng)理由，是指非因使用人主觀上的原因中斷使用。若有正當(dāng)理由中斷使用的，不視為缺乏連續(xù)使用這一條件。如在先使用商標(biāo)所使用的商品為季節(jié)性造成商標(biāo)中止使用。
如果具備上述條件，在先使用人有權(quán)繼續(xù)使用該商標(biāo)，而不構(gòu)成對(duì)馳名商標(biāo)的侵害，但是該使用權(quán)的范圍、使用方式等必須受到限制，唯此才能平衡在先使用人和馳名商標(biāo)所有人之間的利益，穩(wěn)定公平競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和保護(hù)消費(fèi)者利益。
首先，在先使用權(quán)的范圍包括兩個(gè)方面：第一，就近似商標(biāo)而言，在先使用人不得改變?cè)虡?biāo)圖樣使之更近似于馳名商標(biāo)。如果在先使用人改變?cè)虡?biāo)圖樣使之更加有別于馳名商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)允許并鼓勵(lì)此種改變。第二，就使用商品或者服務(wù)而言，在先使用人只能在原使用商品或者服務(wù)上繼續(xù)使用，不得擴(kuò)大使用商品或者服務(wù)的范圍。
當(dāng)然，為了保護(hù)消費(fèi)者利益，防止消費(fèi)者發(fā)生商品或者服務(wù)來源的混淆，馳名商標(biāo)權(quán)利人有權(quán)要求在先使用人在使用其商標(biāo)時(shí)，加上適當(dāng)?shù)臉?biāo)示以有別于馳名商標(biāo)。如果不能加上適當(dāng)標(biāo)示，在先使用人不得繼續(xù)使用其商標(biāo)。其中，所謂"適當(dāng)"要求所加標(biāo)示使在先使用商標(biāo)足以與馳名商標(biāo)相區(qū)分；"適當(dāng)?shù)臉?biāo)示"包括在先使用人的字號(hào)、所處地域的名稱等。但是加上適當(dāng)標(biāo)示所形成的區(qū)別不要求使在先使用的商標(biāo)與馳名商標(biāo)達(dá)到互不近似的程度。
注釋：
[1]井濤，陸周莉.論馳名商標(biāo)的反淡化保護(hù)[J].法學(xué)，1998（5）：25
[2]張廣良.知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)民事救濟(jì)[M].北京:法律出版社，2003：90
[3]馮曉青.企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略[M].北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2000:22
[4]王瀚.論馳名商標(biāo)保護(hù)中的權(quán)利濫用[J].法制與經(jīng)濟(jì).2006,4:27-28
[5]卞耀武.當(dāng)代外國商標(biāo)法[M].北京:人民法院出版社.2003:200
[6]黃暉.商標(biāo)法[M].北京:法律出版社.2004：170
[7]鄧宏光.論商標(biāo)權(quán)與言論自由的沖突[J].內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué).2006,1:39
關(guān)鍵字：經(jīng)濟(jì),北京
